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「使用在先」vs「申請在先」

商標權具有屬地性,其保護範圍僅限於申請註冊的地區,因此世界各地不同國家或地區均有各自獨立的商標註冊制度及商標法律,但不論任何地區均會以「在先」原則作為其中一個重要的審查要素,即在某商標申請之前是否已有「在先」的相同或近似商標存在,以前者權利為先。即使各地也考慮「在先」商標,但需視乎當地是以「使用在先」還是「申請在先」為原則,兩者有著巨大差異。

「使用在先」原則是以有關商標在當地實際使用的時間為考慮,即使該商標未有註冊,只要有持續使用,於註冊時他仍屬於「在先」的商標考慮。某些地區甚至會採納異地的使用證據為註冊考慮。在「使用在先」原則下,各商標的規模及使用情況各有不同,在有限的公開資料下,當審查員考慮一個商標的申請時,未必能鉅細無遺了解所有未註冊者的使用情況,因此出現商標獲註冊後被提出反對的情況較多,屆時相方需要提供使用證據,官方會考慮使用的時間、證據的可信度及兩者的相似度等方面,已註冊的商標有機會被推翻。

「申請在先」原則是以有關商標在當地提交/受理申請的時間為準,簡單說是先到先得,不考慮有沒前者在市場使用而未有註冊。此原則的審查在時間方面較簡單,只針對其官方的資料庫有沒在先申請者。但在「申請在先」原則下容易出現惡意搶先註冊的問題,令真正的商標創立者蒙受損失。

目前中國內地、台灣及澳門的商標註冊均採用「申請在先」原則,而香港、新加坡、歐美等許多海外國家均採用「使用在先」原則,因此如處於「申請在先」的地區鄰近地區,不論有沒發展計劃,建議先作註冊,避免搶註問題發生,一方面影響生品牌發展機會;另一方面若搶註者在當地經營有關品牌或作跨境銷售,則會影響原商標於本地區的品牌形象及業務。至於「使用在先」的地區,若品牌未來數年有機會於當地發展的可能,建議及早申請註冊,一來於品牌正式拓展時,減省等待商標申請的時間;二來避免遇到搶註時,得經歷冗長的反對流程及提供證據,加上不熟識當地法制,往往需透過當地律師或代理來辦理申請,形同「隔山買牛」,費時費力。

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